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华进成功代理台达电子公司专利侵权纠纷案
发布时间:2014-08-01

原 告:台达电子工业股份有限公司

住所地:中国台湾省桃园县龟山乡山顶村兴邦路31之1号

法定代表人:郑崇华

委托代理人:王敏   广东金名律师事务所律师
委托代理人:张明   东莞市华南专利事务所专利代理人
被告:南海区平南建准电器制品厂
住所地:佛山市南海区平洲平南村
法定代表人:何苏

委托代理人:曾旻辉、郭晓桂  广州华进联合专利商标代理有限公司专利代理人


       1999年3月25日,原告台达电子工业股份有限公司(下称台湾台达)向中华人民共和国国家知识产权局专利局申请了名称为“风扇增压导流装置”、专利号为ZL99104318.9的发明专利,并于2002年5月29日授权公告。该专利的权利要求书有1个独立权利要求和5个从属权利要求。权利要求1的表述为:一种风扇增压导流装置,其承接一动叶,借以于该动叶转动时提升该动叶之风压,包含:一外框;一承置部,以及,一导流装置;其特征在于:所述的外框位于风扇增压导流装置的最外围,借以支撑该导流装置;所述的导流装置为一静叶,形状近似动叶,借以提升该动叶的风压;所述的承置部位于风扇增压导流装置的中心部位,借以承接该动叶,使该动叶得以在该承置部上转动。
       原告台湾台达于2003年5月29日向佛山市中级人民法院提出诉前责令停止侵犯专利权行为以及诉前证据保全的申请,请求法院责令被告立即停止生产涉嫌侵犯其专利的型号为GM1204PQB1-8A(2)的散热风扇,并对有关证据进行保全,为此提供了500万人民币的银行保函作为担保。法院于6月10日到被告处进行证据保全,并于6月13日就诉前责令停止侵犯专利权行为的请求举行了听证。在听证程序中,被告辩称,该产品是根据Delta Electronics Lnternational Limited(以下称台达国际)的订单、并严格按照订单的数量、质量、交货地点等指示为台达电子电源(东莞)有限公司(以下称东莞台达)生产的;而台达国际、东莞台达则分别是台湾台达在香港、东莞投资设立的子公司。为此,被告提供了产品图纸、订单、送货单、发票等进行说明,同时还提交了经过公证的来自台湾台达网站的2002年财务年报,年报中反映了上述三个台达公司的关系。被告还向法院提交了针对原告专利权的《无效宣告请求受理通知书》。
       佛山中院于7月14日就原告的上述请求作出《民事裁定书》,认为申请人(原告)拥有有效的发明专利,被控侵权产品的技术特征落入了专利的保护范围;虽然被申请人(被告)是依据申请人的子公司的订单进行的生产,但是由于母子公司之间是独立的法人单位,没有得到专利权人—母公司的直接授权而进行生产仍然会构成侵权。同时鉴于原告持有的是发明专利,因此法院作出了要求被请求人(被告)停止生产涉案产品的裁定。

原告于7月16日向法院提交了诉状并被受理,法院于2003年12月9日和2004年4月27日开庭进行了审理。针对原告的指控,被告进行了充分的答辩:


1、被告的所谓“侵权行为”实质上是履行与原告订立的加工承揽合同

       原告2002年财务年报明确了涉及本案的台湾台达、台达国际、东莞台达是一个完整的统一体。如年报中第206页的描述:“整体关系企业经营业务所涵盖之行业主要包括投资控股、电子产品 之研发、设计、制造、销售、贸易、及作业管理服务”,并且各企业间分工非常明确:有专门负责生产制造的、有专门提供作业管理服务的、有专门负责销售的、有专门提供发货仓储服务的、有专门负责研发设计的,显然是一个有着共同的经营目标、有着明确分工和协调一致的经营行为、有着统一的财务核算、有着统一的经营管理人员的完整的经营实体,东莞台达、台达国际就是台湾台达这个庞大经营实体中的一部分,年报206页后附表三列明这三个台达公司的董事会成员是相同的,而且各公司总经理也是该董事会成员。这样就不难解释为何台达国际会干这种只管订货、付款、不管收货的赔本买卖,而东莞台达却有只管收货的“好事”,这两家公司的协调行为必然由其共同的母公司——台湾台达控制协调。正因为台湾台达是透过东莞台达、台达国际生产产品(见年报第206页第5行),所以东莞台达、台达国际在生产中的经营行为实质上就是原告自身的经营行为的延续,被告实质上是为原告生产产品,其行为不构成对原告专利权的侵犯。


2、本案合同的性质是加工承揽合同

       加工承揽合同是指承揽人根据定作人的要求,用自己的材料和技术为定作人制作成品,定作人接受成品并支付报酬的合同。其合同的标的物有特定性,承揽人交给定作人的工作成果必须是合同规定的,能够满足定作人特殊需要的物,它不能通过市场大量供应,而只能通过双方的合同,由承揽人的特殊技术劳动来满足定作人的特殊需要。本案涉及的所谓侵权产品——型号为GM1204PQB1-8A(2)的散热风扇完全是承揽人——被告接受台达国际、东莞台达的订单、按照其提供的生产图纸、质量、数量等要求为其生产的,承揽人诚实履行合同义务,并没有超出订单数量额外生产销售该型产品,这可以从法官进行证据保全时取得的证据材料以及被告提供的完整的该型产品的订单、生产通知单、送货单、发票(INVOICE)等资料可以反应。


       如第1点的阐述,鉴于东莞台达、台达国际在生产中的经营行为实质上就是原告自身的经营行为的延续,被告实质上是为原告生产产品,所以根本不构成对原告专利权的侵犯。在法庭上原告对诉讼主体采用双重标准,一方面一再将“建准电机工业股份有限公司”(台湾建准)与被告混为一谈,另一方面却极力主张台湾台达、台达国际、东莞台达是独立的,这进一步说明在原告内心完全认识到自己与台达国际、东莞台达的关系其实就是一个整体。退一步说,虽然表面上原告与台达国际、东莞台达是不同的法人,但是鉴于它们之间亲如父子的关系以及原告年报反应的情况等等,作为善意第三人,被告完全有理由相信台达国际、东莞台达向自己下单要货是原告的真实意思表示。因此即使如原告所说,台达国际、东莞台达没有代理专利许可的权利,但是各种事实证明这也完全构成表见代理,所谓的侵权责任完全由该代理行为的被代理者——原告承担。再退一步说,台达国际、东莞台达与原告是完全独立的,包括财务核算、经营管理等等都是独立的,由于他们有一个共同的名号“台达”,那么根据我国《合同法》第353条规定“(技术)受让人按照约定实施专利,使用技术秘密侵害他人合法权益的,由让与人承担责任,…”和保护善意第三人的法律原理,在本案中作为不知道也不应该知道无权许可的善意第三人的加工承揽人——被告由于接受定作人——台达国际、东莞台达的委托而实施侵犯“他人”(台湾台达)专利权的行为的,应当停止侵权,有关赔偿等其他民事责任由定作人承担。而且根据侵权法原理,承揽人在执行加工承揽合同中,因执行定作人的有过失内容的定作或指示而不法侵害他人权利,造成损失的,应由定作人承担损害赔偿的责任。这样台达国际、东莞台达就必须作为本案被告,被追加到诉讼中来。


       在审理期间,即2004年2月18日国家知识产权局专利复审委员会作出决定号为第5828号的无效宣告请求审查决定,宣告原告的涉案的ZL99104318.9号专利权全部无效。法院于4月29日以原告据以请求保护的专利权的权利基础不存在为由,驳回了原告台达电子工业股份有限公司的全部诉讼请求。


律师点评


       为子公司生产产品,而被母公司控以侵权,是本案的主要特点。中国大陆相对低廉的生产成本、相对稳定的投资环境,吸引大量境外企业将其生产基地转移到中国大陆。特别是一些大型外资企业,在自身转移大陆的同时,将一些在境外就为其配套生产的从属企业也带动到大陆进行投资。那些配套厂商由于在境外与这些主机厂有着良好的合作关系,就容易忽略专利权的地域性。以本案为例,被告南海区平南建准电器制品厂的投资方台湾的建准电机工业股份有限公司为台达电子工业股份有限公司长期提供电脑主机使用的散热风扇,所以就想当然地认为在双方在大陆投资的企业间继续展开合作是没有问题的。


       从本案来看,那些配套厂家的上述想法是非常危险的。就我国目前的法律而言,没有经过专利权人的许可,不得实施其专利;而境外的企业一旦投资大陆,其在大陆设立的外资公司通常与境外的投资方是相互独立的关系。如果专利权由是境外的投资方掌握,未经过他的许可,实施其专利的,就会构成专利侵权。因此配套厂家不能贸然就为在大陆设立的外资公司进行生产配套,而应该取得真正专利权人的授权,才能避免无端的诉讼。


       从本案也可以看到,我国的司法实践要求对专利法律法规作进一步的具体完善,以体现诚实信用、公平合理的民法原则。既要保护专利权人的合法利益,又要防止其对权利的滥用;既要制止真正的侵权行为,又要保护善意的生产者。我们很高兴地看到我国立法、司法各界在这方面作出的努力。在2003年10月27-29日首次全国法院专利审判工作座谈会上讨论的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》会议讨论稿中的一些规定就能够有效解决实际中遇到的问题。比如在第(二)部分关于专利共同侵权行为,第三十四条[擅自许可实施]第二款规定,“被许可人不知道也不应当知道许可人无权许可的,应当停止侵权,有关赔偿等其他民事责任依照《中华人民共和国合同法》第三百五十三条的规定处理。”即受让人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的,由让与人承担责任,但当事人另有约定的除外。第三十五条[承揽人共同侵权]规定,承揽合同的承揽人由于接受定作人的委托而实施侵犯他人专利权的行为的,参照适用本规定第三十四条的规定。这样使得善意的被许可人、承揽人就只须承担停止侵权的责任,即责任与其行为相对应。上述规定的实行也能避免如本案中被告行为合情而不合法的情况的发生。